por Emilio Berkenwald

Novedades de PIagosto 11, 20250 comentarios 0 Likes

Reivindicaciones y memoria descriptiva

La mayoría de las leyes de patente establecen que el derecho conferido por una patente de invención está determinado por las reivindicaciones (véase, por ej., el Art 11 de la Ley de Patentes de Argentina, los Art 69 y 84 del Convenio sobre la Patente Europea (EPC) o el párrafo 112(b) del 35 United States Code). De este modo, las reivindicaciones definen el objeto para el cual se busca protección (esto es, la invención).

Por este motivo, una adecuada redacción de las reivindicaciones de una patente es de vital importancia para una estrategia de propiedad intelectual: el alcance de la reivindicación quedará determinado por la terminología utilizada y definirá cuáles son las formas de realización que quedan comprendidas.

Por ejemplo, si en una reivindicación se utiliza el término “polímero vinílico”, su alcance será mayor que si se utilizara el término “poliestireno” (un tipo específico de polímero vinílico). Si bien esto resulta en un mayor alcance de protección, también aumenta el universo de antecedentes oponibles a la patentabilidad, ya que el alcance de protección se encuentra inversamente relacionado con la patentabilidad.

Ahora bien, si las reivindicaciones son las que definen el derecho y constituyen así el “corazón” de una patente, ¿cuál es el rol de la memoria descriptiva? De manera resumida, la memoria debe proporcionar el soporte de las reivindicaciones, además de describir de forma suficientemente clara y completa la invención que éstas definen.

Por otro lado, las leyes de patente aclaran que la memoria descriptiva, que incluye una descripción y opcionalmente figuras, se utiliza para “interpretar” las reivindicaciones. Por lo general, son las propias oficinas de patente o bien los tribunales quienes deciden cómo se realiza esta interpretación. Además, estas interpretaciones pueden diferir entre sí, como ocurre en Estados Unidos (“broadest reasonable interpretation” ante la USPTO vs “ordinary and customary meaning as understood by a person of ordinary skill in the art in light of the specification and prosecution history” ante tribunales).

Por otro lado, es habitual que los mismos titulares de derechos promuevan una interpretación diferente de las mismas reivindicaciones, según se trate de evaluar el alcance del derecho en un contexto de infracción o de analizar si una invención cumple con los requisitos de patentabilidad. En el primer caso, el titular tenderá a considerar que su reivindicación otorga un alcance amplio, permitiéndole bloquear a un gran número de competidores, mientras que en el segundo entenderá que su reivindicación debe interpretarse de forma más acotada, reforzando así su posición de patentabilidad.

En este contexto, cabe preguntarse qué ocurre en los casos en que los términos de una reivindicación puedan interpretarse de cierta manera “por sí solos”, pero se encuentren definidos o con una interpretación propuesta dentro de la memoria descriptiva.

Esta pregunta fue tratada recientemente por la Gran Cámara de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (EPO) en su decisión G 1/24. Esta decisión se originó en la T 0439/22, en donde debía interpretarse el término “gathered sheet” —el cual podría traducirse como “hoja fruncida”— en las reivindicaciones de la patente EP 2 307 6804.

De acuerdo con la interpretación usual, se trataría de “una hoja doblada a lo largo de líneas para ocupar un espacio tridimensional”. No obstante, la solicitud indicaba que el término debía interpretarse como “ondulada, doblada o comprimida o constreñida de otro modo sustancialmente transversalmente al eje cilíndrico de la varilla”. Utilizando esta última interpretación, la patentabilidad —en particular, la novedad— se veía afectada por un antecedente. Por este motivo, el titular buscaba alejarse de la interpretación propuesta por la memoria descriptiva, alegando que los términos en las reivindicaciones deben interpretarse según su significado habitual y que la memoria descriptiva debe consultarse solo en caso de dudas.

En la T 0439/22 se plantearon tres preguntas a la Gran Cámara, entre ellas:

¿Se pueden consultar la descripción y las figuras al interpretar las reivindicaciones para evaluar la patentabilidad y, de ser así, se puede hacer esto de manera general o solo si el experto en la materia considera que una reivindicación no es clara o es ambigua cuando se lee de forma aislada?

Para responder, la Gran Cámara consideró que no existe una única base legal para la interpretación de las reivindicaciones al evaluar la patentabilidad, ya que el Art 69 del EPC se relaciona con el alcance de protección en la evaluación de la infracción, mientras que el Art 84 establece condiciones formales para el contenido de una solicitud de patente, sin referirse a la interpretación de las reivindicaciones.

No obstante, basándose en la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso Técnicas, la Gran Cámara concluyó:

“Las reivindicaciones constituyen el punto de partida y la base para evaluar la patentabilidad de una invención. La descripción y los dibujos deben consultarse siempre para interpretar las reivindicaciones al evaluar la patentabilidad de una invención, y no solamente si el experto en la materia considera que una reivindicación es poco clara o ambigua al ser interpretada de forma aislada.”

Esta decisión reafirma la importancia de la descripción en la interpretación de las reivindicaciones en todas las circunstancias. También establece líneas directrices para la correspondencia entre la descripción y las reivindicaciones, algo que algunos examinadores de la EPO ya aplicaban de forma estricta al solicitar la adaptación de la descripción a las reivindicaciones admisibles tras el examen de patentabilidad.

La decisión G 1/24 podría influir en la manera en que los tribunales, tanto europeos como de otros países, interpretan el alcance de protección de una patente concedida, y refuerza la importancia de una redacción adecuada para defender los intereses de los titulares de derechos.