por Ernesto MachicoteTrámite acelerado de patentes en Argentina
En la Argentina, existen tres posibles formas de requerir un procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH o PEP), dependiendo de las características de cada solicitud.
1. PPH en casos en donde se reivindican derechos de prioridad de solicitudes de patente extranjeras – Resolución INPI 56/2016
Una vez que la solicitud prioritaria o cualquier solicitud extranjera que reivindica la misma prioridad ha sido concedida en una oficina de patentes extranjera, el solicitante en Argentina puede requerir la aplicación de un PPH.
En este caso, la oficina de patentes argentina considerará que los requerimientos de novedad y actividad inventiva han sido cumplimentados, siempre que la oficina de patentes extranjera aplique similares criterios de patentabilidad y que las reivindicaciones en Argentina no presenten un alcance de protección mayor que aquél concedido en la patente extranjera.
El requerimiento del PPH debe ser presentado antes de que comience el examen de fondo de la solicitud en Argentina.
2. PPH en casos en donde no se reivindican derechos de propiedad de solicitudes de patente extranjeras – Resolución INPI 56/2016
Este caso aplica a solicitudes de patente argentinas que no reivindican derechos de prioridad, pero están dirigidas a la misma invención ya concedida por una oficina de patentes extranjera. Así, puede requerirse un PPH similar al del punto 1) anterior siempre que la solicitud extranjera haya sido publicada y concedida con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud argentina y que el solicitante pueda probar que ambas solicitudes corresponden a la misma invención.
3. Procedimiento de Examen Prioritario de Patentes (PEP) en casos en que una solicitud argentina es la primera o única solicitud mundial dirigida a una invención – Resolución INPI 112/2019
En estos casos, el solicitante puede requerir la aplicación de un PEP una vez que la solicitud ha sido publicada y luego del final del período legal para la posible presentación de observaciones de terceros.
El requerimiento del PEP debe ser presentado con un informe de búsqueda nacional e internacional realizado por el área de Información Tecnológica del INPI. A partir de la presentación del pedido del PEP, la Resolución 112/2019 establece un plazo de 60 días para que el INPI se expida sobre la procedencia del mismo.
IMPORTANTE: Los procedimientos acelerados de trámite no se aplican a las invenciones farmacéuticas (compuestos, composiciones, métodos de preparación, etc.) que son sometidas a criterios de patentabilidad específicos y muy restringidos. Estos criterios suelen aplicarse asimismo a agroquímicos.
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por BERKEN IPAcuerdo con MINCyT e INTA para elaborar un manual de buenas prácticas en contratos de tecnología
Fuimos seleccionados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para trabajar en conjunto con el INTA en la elaboración de un manual de buenas prácticas en redacción y negociación de contratos de transferencia de tecnología para los sectores de la agricultura, la salud y las Tecnologías de la Información (TIC´S).
A través de dicho manual se busca fomentar, armonizar y elevar los estándares en las capacidades de investigación, desarrollo, negociación y transferencia de tecnología a nivel nacional entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y el sector privado.
Integran el equipo:
Adolfo Luis Cerioni
Pedro Berkenwald
Federico Ulled
Germán Alejandro Linzer
Marcelo Labarta
Ezequiel Paulucci
Laura Cerioni
Gabriela Sofía Risso
Federico Cetrángolo
por BERKEN IPAsesoramos a los socios de Novachem en la venta de la empresa a Evonik
Novachem es una empresa que investiga, desarrolla y comercializa ingredientes activos biotecnológicos, naturales y sostenibles para la industria cosmética.
Abogados de los compradores: Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (P. Eugenio Aramburu y Nicolás del Campo Wilson)
Fiduciario del Fideicomiso en Garantía: TMF Group (Felipe Couyoumdjian)
Abogados del Fiduciario: Marval O’Farrell Mairal (Roberto Silva y Martín Lanús)
Asesores Financieros de los vendedores: B.A.M&A Corporate Finance (Norbert Dreyer y Mario Bacman)
por Diego Federico MartinPatentabilidad de polimorfos en Argentina: algunas reflexiones en vista de fallos recientes
En fechas 16 de diciembre de 2021 y 3 de mayo de 2022 se emitieron sendos fallos de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal – PFIZER PRODUCTS INC C/ INPI, Causa N° 3753/2016, y BAYER CROPSCIENCE AG C/ INPI, Causa N° 5631/2015, respectivamente – los cuales están relacionados temáticamente, ya que versan acerca de la patentabilidad de polimorfos. Ambos fallos son el resultado de demandas iniciadas por los solicitantes de sendas solicitudes de patentes que fueran denegadas por el Instituto Nacional de Propiedad industrial (INPI), buscando revertir las resoluciones denegatorias correspondientes. Si bien los fallos en cuestión dictaminan un mantenimiento de la resolución controvertida, resulta interesante analizar los argumentos planteados en los mismos.
En ambos fallos, si bien las argumentaciones utilizadas difieren en ciertos aspectos, los juzgados esencialmente mantuvieron que los argumentos planteados por la parte apelante, así como las pericias técnicas de oficio, no logran desvirtuar las conclusiones del Examinador del INPI asignado a cada solicitud, que en ambos casos pueden resumirse en: (i) una falta de novedad (y actividad inventiva en el caso de la Causa N° 5631/2015) de la materia reivindicada en vista de un documento del arte previo que divulga el compuesto químico “base” (es decir, el compuesto como fue inicialmente sintetizado, sin tener la forma cristalina del polimorfo reivindicado en cada solicitud); y (ii) la caracterización de los polimorfos como un descubrimiento, materia no patentable según el Artículo 6 de la Ley N° 24.481.
En primer lugar, cabe repasar brevemente qué es un polimorfo. Las moléculas de un compuesto químico sólido pueden adoptar una o más disposiciones espaciales estables y ordenadas, que dan lugar a estructuras denominadas “cristalinas”. Cuando un compuesto cristalino puede adoptar más de una estructura cristalina distintiva, las mismas se denominan polimorfos.
Al sintetizarse un nuevo compuesto químico, es común que el mismo sea obtenido con una determinada estructura cristalina. Sin embargo, no es a priori predecible si dicho nuevo compuesto presentará polimorfismo. La obtención de nuevas formas cristalinas de un compuesto ya conocido a menudo implica laboriosos programas de investigación, ya que encontrar las condiciones específicas en las cuales puede tener lugar la generación de una nueva forma cristalina puede resultar difícil.
Los distintos polimorfos de un compuesto químico suelen presentar diversas propiedades fisicoquímicas, las cuales podrían hacer que un polimorfo en particular sea preferible sobre otro, por ejemplo, a la hora de formular un medicamento que comprenda al compuesto químico en cuestión. Es a raíz de dichas propiedades ventajosas que puede resultar deseable obtener una protección para un nuevo polimorfo mediante una patente.
Las Directrices de Patentamiento que utilizan los Examinadores del INPI para examinar solicitudes de patente establecen claramente un criterio negativo con respecto a la patentabilidad de polimorfos. En este sentido, en la sección denominada “PAUTAS PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES QUIMICO-FARMACEUTICAS” (de aquí en adelante, “las Pautas”), en el apartado relacionado específicamente con los polimorfos, se menciona lo siguiente:
“El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presentan drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes).
Es decir, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia.”
Dicho apartado concluye que:
“1. Toda vez que las reivindicaciones sobre polimorfos resultan de la mera identificación y/o caracterización de una nueva forma cristalina de una sustancia ya conocida en el estado de la técnica, aun cuando presenten diferencias farmacocinéticas o de estabilidad en relación a las formas sólidas (amorfas y/o cristalinas) ya conocidas de la misma sustancia, tales reivindicaciones no son admisibles.
2. Los procesos de obtención de polimorfos constituyen una experimentación de rutina en la preparación de drogas; no son patentables porque es obvio tratar de obtener el polimorfo farmacéuticamente más adecuado recurriendo a métodos que son convencionales.”
Es decir, según lo descripto en las Pautas, un polimorfo no sería una invención sino el descubrimiento de una propiedad inherente de una sustancia previamente conocida y, por ende, no patentable. Por otro lado, los procesos de obtención de polimorfos carecerían de manera general de actividad inventiva, razón por lo cual tampoco serían patentables.
Considerando lo analizado en los párrafos precedentes, resultan destacables dos aspectos de los fallos en cuestión.
Por un lado, es llamativo que en ambos trámites administrativos el Examinador de cada solicitud haya planteado no solamente una objeción de exclusión de patentabilidad de los descubrimientos, lo cual, si bien es discutible, resulta consistente con lo planteado en las Pautas, sino también una objeción de falta de novedad, cuando los documentos del arte previo citados no divulgan al polimorfo reivindicado en cada caso (cabe destacar que en ambos casos el documento citado es del mismo solicitante que la solicitud en pugna, con lo cual es esperable que dicho solicitante sepa perfectamente que ha obtenido, de hecho, un polimorfo previamente desconocido). El INPI parece interpretar que la divulgación de un compuesto químico conlleva, implícitamente, la divulgación de cualquier forma cristalina del mismo.
Por otro lado, consideramos relevante que en ambos casos el juzgado plantea la incapacidad de los argumentos planteados y, en particular, de la pericia técnica de oficio, para descalificar la opinión técnica del Examinador de cada solicitud, mencionando que no basta con una mera opinión contraria, sino que se debe demostrar que el Examinador incurrió en un error en su apreciación de la materia reivindicada. Por ende, a la hora de plantear preguntas a un perito de oficio en un litigio en el cual se busca revertir una denegatoria por parte del INPI, dichas preguntas deben estar formuladas de forma tal que se pongan a la luz los supuestos errores identificados en la manera en que el Examinador examinó la solicitud. En este sentido, resulta fundamental labrar una estrategia acorde.
Nuestros expertos se encuentran a disposición para discutir estrategias de protección y de litigio acorde a las necesidades de cada inventor o solicitante de patentes.
por BERKEN IPDesayuno de trabajo sobre el Coronavirus
Excelente desayuno de trabajo acerca del Coronavirus (COVID-19) en el cual el infectólogo Dr. Jorge Alejandro San Juan explicó el qué, cómo y por qué del virus declarado emergencia internacional por la OMS.