Autor: Diego Federico Martin

por Diego Federico Martin

Patentabilidad de polimorfos en Argentina: algunas reflexiones en vista de fallos recientes

En fechas 16 de diciembre de 2021 y 3 de mayo de 2022 se emitieron sendos fallos de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal – PFIZER PRODUCTS INC C/ INPI, Causa N° 3753/2016, y BAYER CROPSCIENCE AG C/ INPI, Causa N° 5631/2015, respectivamente – los cuales están relacionados temáticamente, ya que versan acerca de la patentabilidad de polimorfos. Ambos fallos son el resultado de demandas iniciadas por los solicitantes de sendas solicitudes de patentes que fueran denegadas por el Instituto Nacional de Propiedad industrial (INPI), buscando revertir las resoluciones denegatorias correspondientes. Si bien los fallos en cuestión dictaminan un mantenimiento de la resolución controvertida, resulta interesante analizar los argumentos planteados en los mismos.

En ambos fallos, si bien las argumentaciones utilizadas difieren en ciertos aspectos, los juzgados esencialmente mantuvieron que los argumentos planteados por la parte apelante, así como las pericias técnicas de oficio, no logran desvirtuar las conclusiones del Examinador del INPI asignado a cada solicitud, que en ambos casos pueden resumirse en: (i) una falta de novedad (y actividad inventiva en el caso de la Causa N° 5631/2015) de la materia reivindicada en vista de un documento del arte previo que divulga el compuesto químico “base” (es decir, el compuesto como fue inicialmente sintetizado, sin tener la forma cristalina del polimorfo reivindicado en cada solicitud); y (ii) la caracterización de los polimorfos como un descubrimiento, materia no patentable según el Artículo 6 de la Ley N° 24.481.

En primer lugar, cabe repasar brevemente qué es un polimorfo. Las moléculas de un compuesto químico sólido pueden adoptar una o más disposiciones espaciales estables y ordenadas, que dan lugar a estructuras denominadas “cristalinas”. Cuando un compuesto cristalino puede adoptar más de una estructura cristalina distintiva, las mismas se denominan polimorfos. 

Al sintetizarse un nuevo compuesto químico, es común que el mismo sea obtenido con una determinada estructura cristalina. Sin embargo, no es a priori predecible si dicho nuevo compuesto presentará polimorfismo. La obtención de nuevas formas cristalinas de un compuesto ya conocido a menudo implica laboriosos programas de investigación, ya que encontrar las condiciones específicas en las cuales puede tener lugar la generación de una nueva forma cristalina puede resultar difícil.

Los distintos polimorfos de un compuesto químico suelen presentar diversas propiedades fisicoquímicas, las cuales podrían hacer que un polimorfo en particular sea preferible sobre otro, por ejemplo, a la hora de formular un medicamento que comprenda al compuesto químico en cuestión. Es a raíz de dichas propiedades ventajosas que puede resultar deseable obtener una protección para un nuevo polimorfo mediante una patente.

Las Directrices de Patentamiento que utilizan los Examinadores del INPI para examinar solicitudes de patente establecen claramente un criterio negativo con respecto a la patentabilidad de polimorfos. En este sentido, en la sección denominada “PAUTAS PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES QUIMICO-FARMACEUTICAS” (de aquí en adelante, “las Pautas”), en el apartado relacionado específicamente con los polimorfos, se menciona lo siguiente:

“El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presentan drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes).

Es decir, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia.”

Dicho apartado concluye que:

“1. Toda vez que las reivindicaciones sobre polimorfos resultan de la mera identificación y/o caracterización de una nueva forma cristalina de una sustancia ya conocida en el estado de la técnica, aun cuando presenten diferencias farmacocinéticas o de estabilidad en relación a las formas sólidas (amorfas y/o cristalinas) ya conocidas de la misma sustancia, tales reivindicaciones no son admisibles.

2. Los procesos de obtención de polimorfos constituyen una experimentación de rutina en la preparación de drogas; no son patentables porque es obvio tratar de obtener el polimorfo farmacéuticamente más adecuado recurriendo a métodos que son convencionales.”

Es decir, según lo descripto en las Pautas, un polimorfo no sería una invención sino el descubrimiento de una propiedad inherente de una sustancia previamente conocida y, por ende, no patentable. Por otro lado, los procesos de obtención de polimorfos carecerían de manera general de actividad inventiva, razón por lo cual tampoco serían patentables.

Considerando lo analizado en los párrafos precedentes, resultan destacables dos aspectos de los fallos en cuestión.

Por un lado, es llamativo que en ambos trámites administrativos el Examinador de cada solicitud haya planteado no solamente una objeción de exclusión de patentabilidad de los descubrimientos, lo cual, si bien es discutible, resulta consistente con lo planteado en las Pautas, sino también una objeción de falta de novedad, cuando los documentos del arte previo citados no divulgan al polimorfo reivindicado en cada caso (cabe destacar que en ambos casos el documento citado es del mismo solicitante que la solicitud en pugna, con lo cual es esperable que dicho solicitante sepa perfectamente que ha obtenido, de hecho, un polimorfo previamente desconocido). El INPI parece interpretar que la divulgación de un compuesto químico conlleva, implícitamente, la divulgación de cualquier forma cristalina del mismo.

Por otro lado, consideramos relevante que en ambos casos el juzgado plantea la incapacidad de los argumentos planteados y, en particular, de la pericia técnica de oficio, para descalificar la opinión técnica del Examinador de cada solicitud, mencionando que no basta con una mera opinión contraria, sino que se debe demostrar que el Examinador incurrió en un error en su apreciación de la materia reivindicada. Por ende, a la hora de plantear preguntas a un perito de oficio en un litigio en el cual se busca revertir una denegatoria por parte del INPI, dichas preguntas deben estar formuladas de forma tal que se pongan a la luz los supuestos errores identificados en la manera en que el Examinador examinó la solicitud. En este sentido, resulta fundamental labrar una estrategia acorde.

Nuestros expertos se encuentran a disposición para discutir estrategias de protección y de litigio acorde a las necesidades de cada inventor o solicitante de patentes.

por Diego Federico Martin

Patentabilidad de anticuerpos en Europa y en la Argentina

El 1 de marzo de 2021 entraron en vigor las nuevas Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés). Estas Directrices fijan las pautas mediante las cuales los Examinadores de la EPO estudian las solicitudes de patente allí tramitadas para evaluar si las mismas están en condiciones de ser concedidas como patentes europeas, dando mayor homogeneidad y transparencia a dichos trámites.

Las nuevas Directrices incluyen una sección dedicada a la patentabilidad de anticuerpos, hasta ahora inexistente, que esencialmente pone en limpio los criterios mediante los cuales se manejan los Examinadores de la EPO desde hace unos años. Dichos criterios se basan en decisiones emitidas por la Cámara Técnica de Apelaciones de la EPO referidas a cuestiones relacionadas con anticuerpos en los últimos años, utilizadas hasta ahora por los Examinadores para llevar adelante sus análisis a falta de indicaciones específicas en las Directrices.

La nueva sección de las Directrices (sección G-II-5.6) establece, por un lado, requisitos para la correcta definición de anticuerpos en las reivindicaciones, y por otro, provee consideraciones acerca de la demostración de actividad inventiva por parte de anticuerpos novedosos.

Definición

Los anticuerpos son proteínas (o sea, polipéptidos) y, como tales, consisten estructuralmente en una serie de cadenas lineales de aminoácidos. Forman parte del sistema inmune de muchos organismos vivos, y cada anticuerpo está adaptado para unirse a un determinado antígeno (o sea, un cuerpo que genera una respuesta inmune en el organismo) mediante regiones específicas de su secuencia de aminoácidos denominadas regiones determinantes de la complementariedad (CDRs, por sus siglas en inglés). Cada anticuerpo cuenta con 6 CDRs, que son las que determinan a qué antígeno se unirán.

Según las nuevas Directrices, la EPO acepta la definición de un anticuerpo reivindicado mediante características estructurales o funcionales, así como mediante su proceso de producción.

• Características estructurales
  La característica estructural fundamental de los anticuerpos es su secuencia de aminoácidos. Ya que las CDRs son las secciones del anticuerpo que determinan su unión al antígeno, la EPO establece que la definición estructural de un anticuerpo debe incluir, al menos, las secuencias de aminoácidos de las 6 CDRs del mismo. La EPO solamente acepta una definición estructural de un anticuerpo incluyendo menos que las 6 CDRs si se demuestra fehacientemente que no todas las CDRs están involucradas en la unión al antígeno. Otra forma de definir a un anticuerpo estructuralmente sería mediante la secuencia nucleotídica que lo codifica (o sea, la porción específica de una molécula de ácido nucleico, por ejemplo ADN, que puede ser utilizada por una célula para generar el anticuerpo en cuestión).

• Características funcionales
  La EPO plantea la posibilidad de definir a un anticuerpo mediante varios tipos de características funcionales, tales como el antígeno al cual se une, la afinidad que muestra por el mismo, la o las regiones del mismo a las cuales se une (denominadas epítopes), etc., así como combinaciones de ellas. Si bien este tipo de definiciones puede ser deseable por ser de mayor alcance que las definiciones estructurales, es importante notar que las nuevas Directrices de la EPO establecen claramente que en estos casos es especialmente importante que el Examinador corrobore que la memoria descriptiva provea una descripción suficiente del invento para que el mismo pueda ser reproducido por un experto en la técnica (o sea, que la descripción permita reproducir el anticuerpo reivindicado sin ambigüedades). Por otro lado, las Directrices aclaran que, si existe arte previo que divulga un anticuerpo dirigido al mismo antígeno que el reivindicado, el cual se obtiene mediante un proceso como el utilizado para el anticuerpo reivindicado, se asumirá que el arte previo inherentemente divulga las propiedades funcionales mediante las cuales se define a éste, con lo cual no existiría novedad.

• Proceso de producción
  La EPO permite definir un anticuerpo mediante el proceso por el cual se lo obtiene. Por ejemplo, podría definirse el anticuerpo mediante el protocolo de inmunización utilizado para generarlo. Sin embargo, es importante notar que en estos casos el antígeno utilizado para la generación del anticuerpo debe estar definido por su secuencia sin ambigüedad alguna.

Actividad inventiva

Con respecto a la actividad inventiva, la nueva sección de las Directrices la EPO establece que un anticuerpo novedoso que se une a un antígeno conocido debe presentar alguna propiedad inesperada frente a anticuerpos conocidos en el arte previo para el mismo antígeno. Ejemplos de propiedades inesperadas podrían ser una mayor afinidad, una mayor eficacia terapéutica, una toxicidad o efectos secundarios reducidos, etc. Una mera diferencia estructural con respecto a los anticuerpos del arte previo no sería suficiente en este caso para proveer una actividad inventiva, ya que dicha diferencia sería considerada una “solución alternativa” a un problema técnico ya resuelto, que la EPO en general considera como obvio frente al arte previo en este campo técnico.

Situación en Argentina

Si bien el INPI incluyó en sus Directrices de Patentamiento una sección dirigida a invenciones biotecnológicas mediante la Resolución INPI N° P-283 del 25 de septiembre de 2015, las mismas no proveen indicaciones específicas con respecto a invenciones de anticuerpos. Sin embargo, existen ciertas tendencias generales que los Examinadores del INPI siguen al analizar este tipo de solicitudes.

Con respecto a la definición de los anticuerpos reivindicados, el INPI solamente acepta una definición estructural de los mismos. A diferencia de la EPO, no resulta aceptable una definición ya sea funcional o mediante el proceso de producción del anticuerpo reivindicado. Esto implica que algunas invenciones que podrían ser potencialmente patentables en Europa no lo serían en Argentina, o al menos serían aceptadas con un alcance mucho más limitado (por ejemplo, teniendo que limitar una reivindicación funcional amplia a una más acotada definida por las secuencias específicas del anticuerpo reivindicado).

Para una correcta definición estructural de un anticuerpo reivindicado, los Examinadores del INPI en general requieren que se especifiquen al menos las 6 CDRs del mismo. Por otro lado, definir a un anticuerpo solamente por medio de la secuencia nucleotídica que codifica al anticuerpo en general no es aceptado, sino que debería complementarse dicha definición especificando también la secuencia de aminoácidos codificada (como se mencionó, al menos las 6 CDRs).

Con respecto a la actividad inventiva, el INPI no tiene un criterio tan claro como la EPO en este aspecto. Sin embargo, como regla general, los Examinadores del INPI tienden a esperar que una solicitud de patente incluya resultados comparativos con el arte previo más cercano que demuestren algún efecto sorprendente. En el caso específico de anticuerpos, esto implicaría un criterio similar al de la EPO, con lo cual sería conveniente incluir resultados en la memoria descriptiva que demuestren alguna propiedad superadora inesperada en comparación con anticuerpos del arte previo dirigidos al mismo antígeno.