por Diego Federico MartinEl UPC emite sentencias relacionadas con invenciones biotecnológicas
Con el relativamente reciente establecimiento del Tribunal Unificado de Patentes (UPC) en Europa, el cual tiene jurisdicción en los territorios de los países europeos que han adherido al Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (UPCA), existe una gran expectativa entre los profesionales del campo de la propiedad industrial con respecto a los fallos que dicho Tribunal emita, que sentarán las bases de la jurisprudencia a considerar en los años venideros para los juicios de patentes en el continente europeo.
En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia del UPC emitió en julio del presente año dos fallos relacionados con patentes pertenecientes al campo de la biotecnología, el cual es un campo de suma relevancia en la actualidad, y el cual representa una industria particularmente pujante e innovadora en nuestro país. Si bien los fallos en cuestión no son firmes, por cuanto corresponden a fallos de primera instancia y son, por lo tanto, pasibles de apelación, resulta de interés analizar las consideraciones del Tribunal a la hora de arribar a sus decisiones.
Este fallo dictamina sobre una medida cautelar solicitada por el demandante Amycel LLC (de aquí en más, “Amycel”) contra el presunto infractor de su patente europea EP 1 993 350 B2, la cual reivindica una cepa híbrida del hongo Agaricus bisporus, la cual se define en la reivindicación por su número de depósito en la American Type Culture Collection (ATCC), una reconocida institución de depósito de material biológico a la cual puede recurrirse según el Tratado de Budapest.
El presunto infractor, un granjero polaco que se dedica al cultivo y comercialización de hongos, comercializó en Países Bajos -país que se encuentra bajo la jurisdicción del UPC- un hongo de la especie Agaricus bisporus bajo la marca “Cayene”, acción que Amycel considera que infringe la patente EP 1 993 350 B2. Es a raíz de esta comercialización que Amycel solicitó una medida cautelar contra el presunto infractor ante el UPC, pidiendo al Tribunal que ordene al presunto infractor un cese del uso indebido, el retiro de los productos en infracción y el pago de una indemnización.
El texto del fallo destaca que ambas partes estaban de acuerdo en que la condición que debía cumplirse para que exista infracción es que el producto en presunta infracción debería ser genéticamente idéntico a la cepa reivindicada en la patente. La diferencia entre las posiciones que adoptaron las partes es en el significado de que ambos organismos deban ser genéticamente idénticos: el demandado argumentó que, para que exista identidad genética entre el producto Cayene y la cepa BR06, ambos productos deben presentar una similitud genética del 100%, mientras que Amycel argumentó que, debido a cuestiones técnicas y biológicas, es inevitable que el secuenciamiento genético de, incluso, dos muestras idénticas, arroje un resultado de identidad menor al 100%, sustentando su argumentación con resultados experimentales.
Considerando que los resultados experimentales presentados por ambas partes muestran que la similitud genética observada entre el producto cuestionado y la cepa reivindicada se encuentra dentro del margen de error esperado para muestras idénticas, el Tribunal dictaminó que es más probable que la comercialización de Cayene infrinja la patente EP 1 993 350 B2 que la alternativa, razón por la cual no ve motivo para desestimar el pedido de medida cautelar en este sentido, y ordena al demandado el cese de la comercialización y el retiro del mercado del producto en infracción.
A raíz del análisis del fallo “Amycel” se puede concluir que, a los ojos del UPC, es claro que para que exista infracción de una patente que protege una determinada cepa de un organismo depositado en una institución como la ATCC, los resultados experimentales obtenidos por terceros competentes, así como la opinión de expertos en el área que interpreten los mismos, son de fundamental importancia para determinar la existencia de identidad genética entre los productos en pugna.
- Fallo “Sanofi v. Amgen”
Este fallo dictamina sobre un pedido de nulidad de la patente EP 3 666 797 B1, cuyo titular es Amgen, Inc (de aquí en adelante, Amgen), por parte de una serie de firmas del grupo Sanofi (de aquí en adelante, denominadas conjuntamente “Sanofi”), dentro del marco de un juicio por infracción promovido por Amgen contra Sanofi.
La patente reivindica un anticuerpo monoclonal definido por características funcionales, las cuales son esencialmente:
- que es para uso en el tratamiento o la prevención de hipercolesterolemia, o para tratar una enfermedad aterosclerótica o reducir el riesgo de un evento cardiovascular asociados a niveles de colesterol en sangre elevados;
- que el anticuerpo se une al dominio catalítico de una proteína PCSK9 con una secuencia de aminoácidos específica, y previene la unión de PCSK9 a LDLR (una proteína involucrada en el metabolismo del colesterol y el nivel de colesterol en sangre).
La práctica europea permite reivindicar anticuerpos definidos por su “target”, es decir, por la entidad a la cual se unen. Al definir la invención de esa manera, es de particular relevancia la demostración de que el efecto técnico alcanzado es, por un lado, consecuencia de la unión del anticuerpo al target señalado, independientemente de la secuencia específica del anticuerpo utilizado, y, por otro lado, no se desprende de forma evidente del arte previo.
En este caso, el Tribunal dictaminó que la invención reivindicada carece de actividad inventiva en vista de un artículo científico que describe varios experimentos dirigidos a establecer la relación entre la proteína PCSK9 y LDLR.
El artículo en cuestión plantea la posibilidad de que la neutralización de la actividad de PCSK9, incluyendo el desarrollo de anticuerpos para bloquear su interacción con LDLR, podría ser útil en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que un experto en la técnica, considerando las enseñanzas del artículo citado, se hubiera visto motivado a desarrollar anticuerpos que bloqueen la interacción entre PCSK9 y LDLR para tratar la hipercolesterolemia. Según el Tribunal, la generación y selección de tales anticuerpos sería un ejercicio rutinario para dicho experto.
En particular, cabe señalar que el Tribunal no consideró que la característica de que el anticuerpo se una al dominio catalítico de PCSK9 contribuya a la actividad inventiva, ya que no se demostró una conexión técnica causal entre dicha característica y la reducción de la unión de PCSK9 y LDLR, con lo cual la unión al dominio catalítico constituye una selección arbitraria de entre varias posibilidades.
Con respecto a este fallo, resulta particularmente interesante destacar que un juicio análogo en EE.UU. también resultó en la declaración de nulidad de la patente, pero por motivos distintos. La Corte Suprema estadounidense dictaminó la nulidad de patente no por una cuestión de obviedad frente al arte previo, sino por una falta de “habilitación” (del término original utilizado en EE.UU., “enablement”), en base a que la descripción provista en la patente no permite a un experto en la técnica realizar y utilizar la invención reivindicada en todo su alcance. Dos elementos fundamentales para que la Corte arribe a esta decisión fueron que (i) en la patente se ejemplifica la preparación y caracterización de 26 anticuerpos, mientras que las reivindicaciones abarcan potencialmente millones de anticuerpos, y (ii) las instrucciones que provee la patente de cómo obtener otros anticuerpos más allá de los 26 ejemplificados no son, según la Corte, más que “proyectos de investigación” que forzarían a un experto en la técnica a llevar a cabo un nivel de experimentación indebido para determinar qué posibles realizaciones de la invención funcionan para el objetivo buscado.
El fallo es, por lo tanto, un caso de estudio de particular interés acerca de cómo distintas jurisdicciones interpretan los requisitos que debe cumplir una patente para ser considerada válida.
por Diego Federico MartinPatentabilidad de polimorfos en Argentina: algunas reflexiones en vista de fallos recientes
En fechas 16 de diciembre de 2021 y 3 de mayo de 2022 se emitieron sendos fallos de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal – PFIZER PRODUCTS INC C/ INPI, Causa N° 3753/2016, y BAYER CROPSCIENCE AG C/ INPI, Causa N° 5631/2015, respectivamente – los cuales están relacionados temáticamente, ya que versan acerca de la patentabilidad de polimorfos. Ambos fallos son el resultado de demandas iniciadas por los solicitantes de sendas solicitudes de patentes que fueran denegadas por el Instituto Nacional de Propiedad industrial (INPI), buscando revertir las resoluciones denegatorias correspondientes. Si bien los fallos en cuestión dictaminan un mantenimiento de la resolución controvertida, resulta interesante analizar los argumentos planteados en los mismos.
En ambos fallos, si bien las argumentaciones utilizadas difieren en ciertos aspectos, los juzgados esencialmente mantuvieron que los argumentos planteados por la parte apelante, así como las pericias técnicas de oficio, no logran desvirtuar las conclusiones del Examinador del INPI asignado a cada solicitud, que en ambos casos pueden resumirse en: (i) una falta de novedad (y actividad inventiva en el caso de la Causa N° 5631/2015) de la materia reivindicada en vista de un documento del arte previo que divulga el compuesto químico “base” (es decir, el compuesto como fue inicialmente sintetizado, sin tener la forma cristalina del polimorfo reivindicado en cada solicitud); y (ii) la caracterización de los polimorfos como un descubrimiento, materia no patentable según el Artículo 6 de la Ley N° 24.481.
En primer lugar, cabe repasar brevemente qué es un polimorfo. Las moléculas de un compuesto químico sólido pueden adoptar una o más disposiciones espaciales estables y ordenadas, que dan lugar a estructuras denominadas “cristalinas”. Cuando un compuesto cristalino puede adoptar más de una estructura cristalina distintiva, las mismas se denominan polimorfos.
Al sintetizarse un nuevo compuesto químico, es común que el mismo sea obtenido con una determinada estructura cristalina. Sin embargo, no es a priori predecible si dicho nuevo compuesto presentará polimorfismo. La obtención de nuevas formas cristalinas de un compuesto ya conocido a menudo implica laboriosos programas de investigación, ya que encontrar las condiciones específicas en las cuales puede tener lugar la generación de una nueva forma cristalina puede resultar difícil.
Los distintos polimorfos de un compuesto químico suelen presentar diversas propiedades fisicoquímicas, las cuales podrían hacer que un polimorfo en particular sea preferible sobre otro, por ejemplo, a la hora de formular un medicamento que comprenda al compuesto químico en cuestión. Es a raíz de dichas propiedades ventajosas que puede resultar deseable obtener una protección para un nuevo polimorfo mediante una patente.
Las Directrices de Patentamiento que utilizan los Examinadores del INPI para examinar solicitudes de patente establecen claramente un criterio negativo con respecto a la patentabilidad de polimorfos. En este sentido, en la sección denominada “PAUTAS PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES SOBRE INVENCIONES QUIMICO-FARMACEUTICAS” (de aquí en adelante, “las Pautas”), en el apartado relacionado específicamente con los polimorfos, se menciona lo siguiente:
“El polimorfismo es una propiedad inherente del estado sólido que presentan drogas utilizadas en la industria farmacéutica (principios activos y excipientes).
Es decir, no es una invención realizada por el hombre sino una propiedad de la sustancia.”
Dicho apartado concluye que:
“1. Toda vez que las reivindicaciones sobre polimorfos resultan de la mera identificación y/o caracterización de una nueva forma cristalina de una sustancia ya conocida en el estado de la técnica, aun cuando presenten diferencias farmacocinéticas o de estabilidad en relación a las formas sólidas (amorfas y/o cristalinas) ya conocidas de la misma sustancia, tales reivindicaciones no son admisibles.
2. Los procesos de obtención de polimorfos constituyen una experimentación de rutina en la preparación de drogas; no son patentables porque es obvio tratar de obtener el polimorfo farmacéuticamente más adecuado recurriendo a métodos que son convencionales.”
Es decir, según lo descripto en las Pautas, un polimorfo no sería una invención sino el descubrimiento de una propiedad inherente de una sustancia previamente conocida y, por ende, no patentable. Por otro lado, los procesos de obtención de polimorfos carecerían de manera general de actividad inventiva, razón por lo cual tampoco serían patentables.
Considerando lo analizado en los párrafos precedentes, resultan destacables dos aspectos de los fallos en cuestión.
Por un lado, es llamativo que en ambos trámites administrativos el Examinador de cada solicitud haya planteado no solamente una objeción de exclusión de patentabilidad de los descubrimientos, lo cual, si bien es discutible, resulta consistente con lo planteado en las Pautas, sino también una objeción de falta de novedad, cuando los documentos del arte previo citados no divulgan al polimorfo reivindicado en cada caso (cabe destacar que en ambos casos el documento citado es del mismo solicitante que la solicitud en pugna, con lo cual es esperable que dicho solicitante sepa perfectamente que ha obtenido, de hecho, un polimorfo previamente desconocido). El INPI parece interpretar que la divulgación de un compuesto químico conlleva, implícitamente, la divulgación de cualquier forma cristalina del mismo.
Por otro lado, consideramos relevante que en ambos casos el juzgado plantea la incapacidad de los argumentos planteados y, en particular, de la pericia técnica de oficio, para descalificar la opinión técnica del Examinador de cada solicitud, mencionando que no basta con una mera opinión contraria, sino que se debe demostrar que el Examinador incurrió en un error en su apreciación de la materia reivindicada. Por ende, a la hora de plantear preguntas a un perito de oficio en un litigio en el cual se busca revertir una denegatoria por parte del INPI, dichas preguntas deben estar formuladas de forma tal que se pongan a la luz los supuestos errores identificados en la manera en que el Examinador examinó la solicitud. En este sentido, resulta fundamental labrar una estrategia acorde.
Nuestros expertos se encuentran a disposición para discutir estrategias de protección y de litigio acorde a las necesidades de cada inventor o solicitante de patentes.
por Diego Federico MartinPatentabilidad de anticuerpos en Europa y en la Argentina
El 1 de marzo de 2021 entraron en vigor las nuevas Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés). Estas Directrices fijan las pautas mediante las cuales los Examinadores de la EPO estudian las solicitudes de patente allí tramitadas para evaluar si las mismas están en condiciones de ser concedidas como patentes europeas, dando mayor homogeneidad y transparencia a dichos trámites.
Las nuevas Directrices incluyen una sección dedicada a la patentabilidad de anticuerpos, hasta ahora inexistente, que esencialmente pone en limpio los criterios mediante los cuales se manejan los Examinadores de la EPO desde hace unos años. Dichos criterios se basan en decisiones emitidas por la Cámara Técnica de Apelaciones de la EPO referidas a cuestiones relacionadas con anticuerpos en los últimos años, utilizadas hasta ahora por los Examinadores para llevar adelante sus análisis a falta de indicaciones específicas en las Directrices.
La nueva sección de las Directrices (sección G-II-5.6) establece, por un lado, requisitos para la correcta definición de anticuerpos en las reivindicaciones, y por otro, provee consideraciones acerca de la demostración de actividad inventiva por parte de anticuerpos novedosos.
Definición
Los anticuerpos son proteínas (o sea, polipéptidos) y, como tales, consisten estructuralmente en una serie de cadenas lineales de aminoácidos. Forman parte del sistema inmune de muchos organismos vivos, y cada anticuerpo está adaptado para unirse a un determinado antígeno (o sea, un cuerpo que genera una respuesta inmune en el organismo) mediante regiones específicas de su secuencia de aminoácidos denominadas regiones determinantes de la complementariedad (CDRs, por sus siglas en inglés). Cada anticuerpo cuenta con 6 CDRs, que son las que determinan a qué antígeno se unirán.
Según las nuevas Directrices, la EPO acepta la definición de un anticuerpo reivindicado mediante características estructurales o funcionales, así como mediante su proceso de producción.
- Características estructurales
La característica estructural fundamental de los anticuerpos es su secuencia de aminoácidos. Ya que las CDRs son las secciones del anticuerpo que determinan su unión al antígeno, la EPO establece que la definición estructural de un anticuerpo debe incluir, al menos, las secuencias de aminoácidos de las 6 CDRs del mismo. La EPO solamente acepta una definición estructural de un anticuerpo incluyendo menos que las 6 CDRs si se demuestra fehacientemente que no todas las CDRs están involucradas en la unión al antígeno. Otra forma de definir a un anticuerpo estructuralmente sería mediante la secuencia nucleotídica que lo codifica (o sea, la porción específica de una molécula de ácido nucleico, por ejemplo ADN, que puede ser utilizada por una célula para generar el anticuerpo en cuestión).
- Características funcionales
La EPO plantea la posibilidad de definir a un anticuerpo mediante varios tipos de características funcionales, tales como el antígeno al cual se une, la afinidad que muestra por el mismo, la o las regiones del mismo a las cuales se une (denominadas epítopes), etc., así como combinaciones de ellas. Si bien este tipo de definiciones puede ser deseable por ser de mayor alcance que las definiciones estructurales, es importante notar que las nuevas Directrices de la EPO establecen claramente que en estos casos es especialmente importante que el Examinador corrobore que la memoria descriptiva provea una descripción suficiente del invento para que el mismo pueda ser reproducido por un experto en la técnica (o sea, que la descripción permita reproducir el anticuerpo reivindicado sin ambigüedades). Por otro lado, las Directrices aclaran que, si existe arte previo que divulga un anticuerpo dirigido al mismo antígeno que el reivindicado, el cual se obtiene mediante un proceso como el utilizado para el anticuerpo reivindicado, se asumirá que el arte previo inherentemente divulga las propiedades funcionales mediante las cuales se define a éste, con lo cual no existiría novedad.
- Proceso de producción
La EPO permite definir un anticuerpo mediante el proceso por el cual se lo obtiene. Por ejemplo, podría definirse el anticuerpo mediante el protocolo de inmunización utilizado para generarlo. Sin embargo, es importante notar que en estos casos el antígeno utilizado para la generación del anticuerpo debe estar definido por su secuencia sin ambigüedad alguna.
Actividad inventiva
Con respecto a la actividad inventiva, la nueva sección de las Directrices la EPO establece que un anticuerpo novedoso que se une a un antígeno conocido debe presentar alguna propiedad inesperada frente a anticuerpos conocidos en el arte previo para el mismo antígeno. Ejemplos de propiedades inesperadas podrían ser una mayor afinidad, una mayor eficacia terapéutica, una toxicidad o efectos secundarios reducidos, etc. Una mera diferencia estructural con respecto a los anticuerpos del arte previo no sería suficiente en este caso para proveer una actividad inventiva, ya que dicha diferencia sería considerada una “solución alternativa” a un problema técnico ya resuelto, que la EPO en general considera como obvio frente al arte previo en este campo técnico.
Situación en Argentina
Si bien el INPI incluyó en sus Directrices de Patentamiento una sección dirigida a invenciones biotecnológicas mediante la Resolución INPI N° P-283 del 25 de septiembre de 2015, las mismas no proveen indicaciones específicas con respecto a invenciones de anticuerpos. Sin embargo, existen ciertas tendencias generales que los Examinadores del INPI siguen al analizar este tipo de solicitudes.
Con respecto a la definición de los anticuerpos reivindicados, el INPI solamente acepta una definición estructural de los mismos. A diferencia de la EPO, no resulta aceptable una definición ya sea funcional o mediante el proceso de producción del anticuerpo reivindicado. Esto implica que algunas invenciones que podrían ser potencialmente patentables en Europa no lo serían en Argentina, o al menos serían aceptadas con un alcance mucho más limitado (por ejemplo, teniendo que limitar una reivindicación funcional amplia a una más acotada definida por las secuencias específicas del anticuerpo reivindicado).
Para una correcta definición estructural de un anticuerpo reivindicado, los Examinadores del INPI en general requieren que se especifiquen al menos las 6 CDRs del mismo. Por otro lado, definir a un anticuerpo solamente por medio de la secuencia nucleotídica que codifica al anticuerpo en general no es aceptado, sino que debería complementarse dicha definición especificando también la secuencia de aminoácidos codificada (como se mencionó, al menos las 6 CDRs).
Con respecto a la actividad inventiva, el INPI no tiene un criterio tan claro como la EPO en este aspecto. Sin embargo, como regla general, los Examinadores del INPI tienden a esperar que una solicitud de patente incluya resultados comparativos con el arte previo más cercano que demuestren algún efecto sorprendente. En el caso específico de anticuerpos, esto implicaría un criterio similar al de la EPO, con lo cual sería conveniente incluir resultados en la memoria descriptiva que demuestren alguna propiedad superadora inesperada en comparación con anticuerpos del arte previo dirigidos al mismo antígeno.